Leitsatz

1. Zum Gegenstand eines negativen Feststellungsbegehrens, das sich gegen die in einer Abmahnung geltend gemachten Ansprüche aus Wettbewerbsrecht und Markenrecht wendet.

2. Auf einen wettbewerblich begründeten guten Ruf kann sich nur berufen, wer durch eigene geschäftliche Aktivitäten hierzu beigetragen hat. Die Benutzung einer verwechslungsfähigen Bezeichnung durch Mitbewerber kann zur Begründung dieses Rechts nicht herangezogen werden.

BGH, Urt. v. 12.07.1995, KG Berlin, LG Berlin

 

 

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 9. März 1993 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

 

Tatbestand

Die Klägerin, eine hundertprozentige Tochter der H. AG, betreibt unter dem Namen "Funny Paper GmbH" Schreibwarenabteilungen in H.-Kaufhäusern sowie Einzelhandelsgeschäfte für Papier-, Büro- und Schreibwaren.

Der Beklagte, der lange Zeit als Verkaufsleiter in der Papierbranche tätig war, meldete am 2. September 1988 beim Gewerbeamt B. den Betrieb eines "Groß- und Einzelhandels mit Geschenkartikeln, Büroartikeln und Schreibwaren" unter seiner Privatadresse als Geschäftsadresse an. Die Inhaberschaft seines ab Oktober 1989 in der S. allee, B., betriebenen Geschäfts hat er zum 31. Dezember 1991 aufgegeben.

Der Beklagte ist Inhaber des auf die Anmeldung vom 13. November 1987 am 27. Februar 1989 u.a. für Papier, andere Druckerzeugnisse und Geschenkartikel eingetragenen Wort-/ Bildzeichens Nr. 1 135 328.

An dieser Stelle ist im Original das Zeichen abgebildet.

Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit ist ein an die Klägerin gerichtetes Abmahnungsschreiben des Patentanwalts des Beklagten vom 7. Juli 1989. Darin wurde auf das Warenzeichen Nr. 1 135 328 Bezug genommen und beanstandet, daß die Klägerin mit "FUNNY PAPER" mit "R im Kreis" in Ladengeschäften ihres Unternehmens und in Abbildungen in der Zeitschrift "B." 9/88 geworben habe.

Die Klägerin wurde in dem Abmahnungsschreiben aufgefordert,

 
"1. die weitere Werbung mit dem eingetragenen Warenzeichen "FUNNY PAPER" im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Geschenkartikeln, Büroartikeln und Schreibwaren der vorstehend genannten Art unverzüglich zu unterlassen;

 
2. Auskunft zu erteilen, in welchem Umfange Handlungen der vorstehend unter 1. bezeichneten Art bereits erfolgt sind und

 
3. anzuerkennen, daß Sie verpflichtet sind, meiner Mandantin jeglichen Schaden zu ersetzen, welcher dieser durch die unter 1. bezeichneten Handlungen bereits entstanden ist oder noch entstehen wird, wozu auch die durch meine Einschaltung erwachsenen Kosten gehören."

Der Beklagte hatte bereits unter dem Datum des 29. August 1988 die Firma H. wegen Verwendung des Warenzeichens "Funny-Paper" mit R im Kreis abgemahnt und von dieser die Erklärung erhalten, sie werden es unterlassen, die Bezeichnung "Funny Paper" mit dem "Registered-Zeichen" zu kennzeichnen.

Die Klägerin reagierte auf die Abmahnung des Beklagten mit dem Hinweis, daß sie für die Verwendung der Bezeichnung "Funny Paper" mit R im Kreis nicht verantwortlich sei; sie forderte den Beklagten - vergeblich - auf, die Abmahnung zurückzunehmen und verbindlich zu erklären, daß er die darin geltend gemachten Ansprüche nicht mehr weiterverfolgen werde.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie sei für die Werbung, die zudem vor ihrer Eintragung im Handelsregister erfolgt sei, nicht verantwortlich. Die Verantwortung treffe die Firma H. , welche eine Unterlassungserklärung abgegeben habe. Zudem seien für die Firma He. AG, welche mit der Firma H. zusammenarbeite, auf die Anmeldungen vom 13.4.1989 und 13.7.1989 die Waren- und Dienstleistungsmarken Nr. 1 145 600 und Nr. 1 146 149 "Funny Paper" eingetragen worden, die ihr lizenziert seien. Außerdem bestreitet sie, daß der Beklagte ein branchenspezifisches Geschäft betreibe.

Sie hat beantragt,

festzustellen, daß sie gegenüber dem Beklagten nicht verpflichtet ist, eine Unterlassungserklärung/Verpflichtungserklärung des nachfolgenden Inhalts abzugeben:

 
1. die weitere Werbung mit dem eingetragenen Warenzeichen "FUNNY-PAPER" im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Geschenkartikeln, Büroartikeln und Schreibwaren der vorstehend genannten Art unverzüglich zu unterlassen;

 
2. Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang Handlungen der vorstehend unter 1. bezeichneten Art bereits erfolgt sind und

 
3. anzuerkennen, daß sie verpflichtet ist, dem Beklagten jeglichen Schaden zu ersetzen, welcher diesem durch die unter 1. bezeichneten Handlungen bereits entstanden ist oder noch entstehen wird, wozu auch die durch die Einschaltung des Bevollmächtigten des Beklagten erwachsenden Kosten gehören.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat gemeint, es bestehe kein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung, da der Patentanwalt in seinem Abmahnungsschreiben die Unterlassungsaufforderung nur für den Fall ausgesprochen habe, daß die Klägerin keine Rechtfertigungsgründe für die Werbung mit dem eingetragenen Warenzeichen "Funny Paper" vorbringen könnte. Da die Klägerin geantwortet habe, für die Werbung nicht verantwortlich zu sein, habe die Angelegenheit damit ihre Erledigung gefunden. Unabhängig davon sei die Klage aber auch unbegründet, weil die Klägerin die gleiche unlautere Werbung in ihren Ladengeschäften am K. damm am 5. August 1989 betrieben habe.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung des Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Revision, das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

 
Entscheidungsgründe

 

 

I. Das Berufungsgericht hat das negative Feststellungsbegehren der Klägerin nicht für begründet erachtet. Es hat hierzu ausgeführt, die Klägerin habe zwar ein rechtliches Interesse daran, feststellen zu lassen, daß dem Beklagten die in der Abmahnung vom 7. Juli 1989 geltend gemachten Ansprüche nicht zustünden. Dies ergebe sich aus der von dem Beklagten ausgesprochenen, nach Ansicht der Klägerin unberechtigten, Schutzrechtsverwarnung, von der der Beklagte trotz des Schriftwechsels zwischen den Parteien nicht endgültig Abstand genommen habe. Es müsse auch davon ausgegangen werden, daß die Klägerin in Anspruch nehme, die abgemahnte Handlung weiterhin zu begehen. Aus dem Prozeßvorbringen der Klägerin sei nämlich zu entnehmen, daß sie weiterhin die Bezeichnung "FUNNY PAPER" benutze.

Die Abmahnung vom 7. Juli 1989 habe sich nicht nur auf eine Werbung mit "FUNNY PAPER" mit einem R im Kreis, sondern schlechthin auf die Unterlassung der weiteren Werbung mit dem Warenzeichen "FUNNY PAPER" auch aus zeichenrechtlichen Gründen bezogen.

Die Klage sei aber unbegründet, da die vom Beklagten in der Abmahnung erhobenen Ansprüche begründet seien.

Der Beklagte sei zur Geltendmachung der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche aus §§ 1 und 3 UWG berechtigt, ohne daß es darauf ankomme, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Abmahnung sein Geschäft in der S. allee noch nicht betrieben habe, und ohne daß es erheblich sein könne, daß der Beklagte seit dem 31. Dezember 1991 nicht mehr Inhaber dieses Ladengeschäfts sei. Für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien genüge es nämlich, daß die Klägerin unter der Bezeichnung "FUNNY PAPER" Waren vertreibe, die mit denjenigen, für die das Warenzeichen des Beklagten erteilt worden sei, ähnlich seien. Es komme nicht darauf an, ob und welche gewerbliche Tätigkeit der Beklagte ausgeführt habe. Er sei nämlich für die Geltendmachung der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche schon deshalb legitimiert, weil er als Inhaber seines Warenzeichens als Gewerbetreibender anzusehen sei. Dem Beklagten sei es nämlich möglich, den wirtschaftlichen Wert seines Warenzeichens durch Lizenzvergabe zu nutzen. Diese wirtschaftlich wertvolle Rechtsstellung des Beklagten werde dadurch verletzt, daß die Klägerin mit der Verwendung des Kennzeichens "FUNNY PAPER" den guten Ruf des Warenzeichens des Beklagten für sich in Anspruch nehme. Der gute Ruf des Warenzeichens des Beklagten ergebe sich ohne weiteres aus den unstreitig von der Klägerin vorgenommenen Werbemaßnahmen mit der Kennzeichnung "Funny-Paper" und der dadurch bewirkten Bekanntheit im Verkehr, wie sie sich aus der Presseveröffentlichung über die Eröffnung der Ladenkette mit Schreibwaren unter dieser Bezeichnung und der entsprechenden Schreibwarenabteilung in den H.-Kaufhäusern ergebe, sowie aus der Fortsetzung dieser Werbung auch nach der Eintragung des Warenzeichens für den Beklagten. Dieser gute Ruf komme auch dem Warenzeichen des Beklagten zugute.

Das Verhalten der Klägerin verstoße gegen § 1 UWG. Dem stehe nicht entgegen, daß sie bereits vor der Eintragung des Warenzeichens für den Beklagten am 27. Februar 1989 ihrerseits Werbung mit dem Kennzeichen "FUNNY PAPER" betrieben habe. Jedenfalls mit der Fortsetzung der Werbung mit diesem Zeichen nach dem 27. Februar 1989, insbesondere am 5. August 1989 und danach, als sie ihre Ladenfront mit der Bezeichnung "Funny-Paper" versehen habe, habe sie gegen § 1 UWG verstoßen.

Der Unterlassungsanspruch des Beklagten sei auch gemäß § 3 UWG begründet. Durch die Verwendung der Kennzeichnung "Funny-Paper" mit einem R im Kreis werde der irreführende Eindruck hervorgerufen, die Klägerin besitze ein der verwendeten Kennzeichnung entsprechendes eingetragenes Warenzeichen, was unstreitig nicht der Fall gewesen sei.

Auch bei Verneinung eines Wettbewerbsverhältnisses der Parteien seien die Ansprüche des Beklagten gemäß § 823 Abs. 1, § 1004 BGB gegeben. Das Recht an der Marke sei ein immaterielles Güterrecht und damit ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. Die Benutzung der für den Beklagten geschützten Kennzeichnung "Funny-Paper" durch die Klägerin stelle eine rechtswidrige und schuldhafte Verletzung dieses Rechts dar. Der Verwechslungsgefahr stehe nicht entgegen, daß die Klägerin das Wort "Funny" in einer abweichenden Schriftform benutze, da prägender Bestandteil des Bildzeichens des Beklagten die Worte "Funny-Paper" seien, demgegenüber der Bildbestandteil zurücktrete. Das Verhalten der Klägerin sei auch schuldhaft, denn sie habe spätestens seit dem Widerspruch des Beklagten vom 28. September 1988 gegen die Warenzeichenanmeldung der He. AG vom 4. Februar 1988 mit der Geltendmachung älterer Rechte durch den Beklagten rechnen müssen. Die Kenntnis der Firma He. müsse sich die Klägerin als eine hundertprozentige Tochter der H. AG, die Benutzungsrechte an der Kennzeichnung "Funny-Paper" von der He. ableite, zurechnen lassen. Dahingestellt bleiben könne, ob die kennzeichnungsrechtlichen Ansprüche des Beklagten auch aus warenzeichenrechtlichen Vorschriften abzuleiten seien.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen das Verständnis des Antrags der Klägerin durch das Berufungsgericht. Danach möchte die Klägerin festgestellt haben, daß dem Beklagten weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzleistung und auf Erteilung von Auskunft aus der Verwendung der Bezeichnung "Funny-Paper" mit oder ohne R im Kreis zustehen. Das entspricht dem Inhalt des Klageantrags.

a) Die Revision bringt hierzu zunächst vor, ausgehend vom Wortlaut des Antrags beschränke sich das Gesuch der Klägerin auf die Feststellung, daß sie "nicht verpflichtet" sei, eine Unterlassungserklärung gegenüber dem Beklagten abzugeben; da ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsschuldner zur Unterlassung, nicht aber zur Abgabe einer Unterlassungserklärung verpflichtet sei, so meint die Revision, sei die Klage schon aus diesem Grunde begründet, ohne daß auf die materielle Berechtigung des Beklagten zur Abmahnung eingegangen werden müsse. Dem kann nicht beigetreten werden. Ungeachtet des Umstands, daß die Revision mit dieser Sicht des Antrags das Begehren der Klägerin möglicherweise zu deren Nachteil auf die unzulässige Feststellung einer auch vom Beklagten nicht bestreitbaren Selbstverständlichkeit beschränkt, für die ein Interesse schwerlich zu bejahen wäre, haftet dieses Verständnis des Rechtsschutzbegehrens an einer offensichtlich mißglückten Antragsfassung. Die Revision vernachlässigt, daß der Klageantrag ersichtlich darauf gerichtet ist, feststellen zu lassen, daß die im Abmahnungsschreiben vom Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatzleistung, einschließlich Auskunftserteilung, nicht bestehen.

b) Auch soweit die Revision meint, das Klagebegehren erstrecke sich nur darauf, festzustellen, daß die vom Beklagten aus Handlungen der Klägerin vor der Abmahnung hergeleiteten Ansprüche nicht bestünden, kann ihr nicht beigetreten werden. Anhaltspunkte für eine solche Einschränkung sind dem Klageantrag selbst nicht zu entnehmen. Festgestellt soll danach vielmehr generell und schlechthin werden, daß der Beklagte von der Klägerin nicht - wie in der Abmahnung ausdrücklich in Anspruch genommen - die Unterlassung "weiterer Werbung" mit "FUNNY PAPER" (also auch und gerade die künftiger weiterer Werbung) verlangen könne. Ein solches Verständnis des Gewollten ist auch allein interessengerecht; denn das mit der Klage verfolgte Anliegen der Klägerin kann bei der gegebenen Ausgangslage nur eine Feststellung sein, die ihre Berechtigung zu einer vom Beklagten ungestörten Weiterbenutzung der Bezeichnung ergibt.

2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht des weiteren - entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung - ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung im begehrten Umfang angenommen.

Der wegen Wettbewerbsverletzung oder wegen Verletzung immaterieller Schutzrechte Abgemahnte kann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, daß die Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist und daß die darin erhobenen Ansprüche nicht bestehen (vgl. BGHZ 99, 340, 341 ff. - Parallelverfahren I; BGH, Urt. v. 13.12.1984 - I ZR 107/82, GRUR 1985, 571, 573 = WRP 1985, 212 - Feststellungsinteresse; BGH, Urt. v. 7.7.1994 - I ZR 30/92, GRUR 1994, 846, 848 = WRP 1994, 810 - Parallelverfahren II). Das erforderliche rechtliche Interesse an diesem prozessualen Vorgehen ist dem Abgemahnten schon dann zuzubilligen, wenn die Rechtsberühmung des Abmahnenden die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berührt und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können. Beides ist hier gegeben. Der Beklagte hat der Klägerin die gerichtliche Verfolgung seiner behaupteten Ansprüche angedroht und ist hiervon auch nach der Aufforderung der Klägerin, die Abmahnung zurückzunehmen, nicht abgerückt. Das rechtliche Interesse der Klägerin besteht darin, die Berechtigung der Abmahnung und der darin für die Zukunft geltend gemachten Ansprüche klären zu lassen. Es beschränkt sich somit also nicht auf eine - unzulässige (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 6. Aufl., Kap. 41 Rdn. 69) - Klärung einer Rechtsfrage eines abgeschlossenen Vorgangs.

3. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die materiell-rechtliche Beurteilung des Streitfalls durch das Berufungsgericht. Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen tragen seine Entscheidung nicht; sie lassen auch keine abschließende Entscheidung des Revisionsgerichts zu (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Bei der Beurteilung des Streitfalls ist davon auszugehen, daß sich der Beklagte unstreitig sowohl wettbewerbsrechtlicher Ansprüche wegen der Verwendung der Bezeichnung "FUNNY-PAPER mit R im Kreis" berühmt als auch kennzeichenrechtlicher Ansprüche, da die warenkennzeichnende Verwendung "FUNNY-PAPER" durch die Klägerin sein am 27. Februar 1989 eingetragenes Warenzeichen Nr. 1 135 328 verletze.

Solche Ansprüche können aber nur bestehen, wenn der Beklagte klagebefugter Mitbewerber der Klägerin war und wenn bezüglich der zeichenrechtlichen Ansprüche die beanstandete Handlung der Zeicheneintragung nachfolgte. Hierzu hat das Berufungsgericht bislang keine tragfähigen Feststellungen getroffen.

a) Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend beachtet, daß dem Beklagten ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch wegen irreführender Verwendung der Bezeichnung "Funny-Paper" als eingetragenes Warenzeichen (vgl. BGH, Urt. v. 14.12.1989 - I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) nur zustehen kann, wenn er nicht nur im Zeitpunkt der zu beanstandenden Verletzungshandlung, sondern auch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht noch Wettbewerber der Klägerin war.

Die gewerbepolizeiliche Anmeldung eines Gewerbes reicht hierfür nicht. Ein Gewerbetreibender kann wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 1 und 3 UWG nur geltend machen, wenn er Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art vertreibt. Die Erwägungen des Berufungsgerichts, der Beklagte sei ohne nähere Prüfung des Zeitpunkts und des Inhalts seiner gewerblichen Tätigkeit schon deshalb als Wettbewerber der Klägerin anzusehen, weil er als Anmelder und Inhaber des Warenzeichens Nr. 1 135 328 über die Vergabe von Lizenzen hieran geschäftlich tätig werden könne, sind so nicht zutreffend. Weder die Anmeldung noch die Eintragung eines Zeichens machen aus dem Träger des Rechts einen Gewerbetreibenden im Sinne des § 1 UWG. Die Möglichkeit, das Warenzeichen zu veräußern oder Lizenzen daran zu vergeben, läßt für sich nicht den Schluß zu, der Inhaber des Rechts übe eine dauernde wirtschaftliche Tätigkeit aus, die darauf gerichtet ist, Waren oder gewerbliche Leistungen auf dem Markt gewinnbringend zu vertreiben. Die Benennung der Waren im Verzeichnis der eingetragenen Marke besagt nichts darüber, daß der Inhaber der Marke mit diesen Wettbewerb betreibe, zumal eine Bindung der Marke an einen entsprechenden Geschäftsbetrieb nicht besteht (§ 7 MarkenG). Geschäftliche Aktivitäten des Beklagten, die Marke selbst zum Handelsobjekt zu machen, sei es, sie zu veräußern, sei es, hieran Lizenzen zu vergeben, könnten seine Stellung als Mitbewerber nur in diesem (beschränkten) geschäftlichen Bereich begründen. Auch soweit das Berufungsgericht der Tatsache einer Aufgabe der Geschäftstätigkeit des Beklagten keine den wettbewerbsrechtlichen Anspruch betreffende Bedeutung beigemessen hat, kann ihm nicht gefolgt werden. Mit der Aufgabe der Geschäftstätigkeit erlischt das Wettbewerbsverhältnis und damit auch die wettbewerbsrechtliche Klagebefugnis (vgl. KG WRP 1981, 461, 462; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 13 UWG Rdn. 12; GroßkommUWG/Erdmann, § 13 Rdn. 29).

b) Soweit der Beklagte, wie vom Berufungsgericht angenommen, wettbewerbsrechtlichen Schutz wegen Beeinträchtigung seines guten Rufs in Anspruch nehmen können sollte, bedarf es der Feststellung eines konkreten Wettbewerbsverhaltens, aus dem geschlossen werden kann, daß der Beklagte seine Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zur Begründung eines guten Rufs auch eingesetzt hat. Die Benutzung einer verwechslungsfähigen Bezeichnung durch die Klägerin oder durch andere Marktteilnehmer trägt - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - zu einem wettbewerbsrechtlich begründeten Recht des Beklagten nichts bei. Ein Mitbewerber kann sich eines wettbewerblich begründeten guten Rufes nur berühmen, soweit dieser durch seine eigenen geschäftlichen Aktivitäten (bzw. gegebenenfalls durch solche seines Rechtsvorgängers) geschaffen worden ist.

Der Vorwurf einer gemäß § 1 UWG wettbewerbswidrigen Rufausbeutung setzt voraus, daß der Mitbewerber für die eigene Ware den Ruf eines fremden Erzeugnisses und insbesondere eine damit infolge der Qualität dieses Erzeugnisses oder infolge besonderer Werbeanstrengungen seines Herstellers verbundene Gütevorstellung ausnutzt. Das fremde Erzeugnis - hier das des Beklagten -, an dessen Kennzeichnung sich der Wettbewerber nach dem erhobenen Vorwurf annähern soll, muß dabei einen hohen Grad der Bekanntheit und insbesondere ein solches Ansehen erreicht haben, daß die Ausnutzung der Kennzeichnung durch Anlehnung einerseits für den Konkurrenten lohnend und andererseits wegen des mit der Marke durch besondere Leistungen des Inhabers geschaffenen Werts objektiv unlauter erscheint (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister; Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE, insoweit in BGHZ 93, 96 ff. nicht abgedruckt; BGHZ 113, 82, 85 - Salomon; BGHZ 113, 115, 126 f. - SL; BGHZ 125, 91 - Markenverunglimpfung I, jeweils m.w.N.). Das Berufungsgericht hat aber keinerlei Feststellungen dazu getroffen, daß vom Beklagten unter dem Warenzeichen "Funny-Paper" vertriebene Waren aufgrund ihrer Qualität oder aufgrund besonderer Werbeanstrengungen des Beklagten einen guten Ruf erlangt hätten, den die Klägerin durch die Benutzung einer dem Warenzeichen des Beklagten angenäherten Kennzeichnung hätte ausbeuten können.

c) Hinsichtlich der vom Beklagten für sich in Anspruch genommenen Verletzung seiner Marke Nr. 1 135 328 hat das Berufungsgericht nicht beachtet, daß eine solche nur nach den vorrangigen markenrechtlichen Vorschriften und nicht nach § 823 Abs. 1 BGB zu beurteilen ist. Ungeachtet des Mangels der Feststellung einer zeichenrechtlich relevanten Benutzungshandlung der Klägerin fehlen dem Urteil auch die tatsächlichen Feststellungen, insbesondere zum Grad der Kennzeichnungskraft der Marke des Beklagten, welche bezüglich der Verwechslungsgefahr dem Revisionsgericht eine abschließende Entscheidung zuließen.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen der Parteien ist zu berücksichtigen, daß dem Beklagten die in der Abmahnung vom 7. Juli 1989 geltend gemachten zeichenrechtlichen Ansprüche gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG auch nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes nur zustehen, wenn sie schon nach dem Warenzeichengesetz begründet waren, und daß nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei Kombinationszeichen zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist. Da der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Wort- oder Bildelements dem Markenrecht fremd ist, ist es grundsätzlich nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dieses allein mit einem anderen Zeichen auf seine Übereinstimmung zu überprüfen. Etwas anderes gilt nur, wenn einem einzelnen Bestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen wird (vgl. zuletzt BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, Umdr. S. 9 f. m.w.N. - Springende Raubkatze, zur Veröffentlichung bestimmt). Sollte das Berufungsgericht dem Wortbestandteil "FUNNY PAPER" des Warenzeichens des Beklagten eine solche besondere Kennzeichnungskraft beimessen, wird es sich mit dem Einwand der Revision auseinandersetzen müssen, der Wortbestandteil "FUNNY PAPER" sei jedenfalls für einen Teil der Waren, für welche das Warenzeichen eingetragen worden ist, rein beschreibend und freihaltungsbedürftig und deshalb nicht unterscheidungskräftig.

III. Nach alledem ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem obliegt es, mit den Parteien auf eine nicht mißverständliche Antragstellung hinzuwirken, die die Abmahnung des Beklagten rechtfertigenden maßgeblichen Verletzungshandlungen festzustellen und dazu dessen jeweilige Anspruchsberechtigung als Mitbewerber oder Zeicheninhaber zu prüfen.