Leitsatz

    Zur Haftung auf Grund Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, begangen durch Verwarnung und Klage auf Unterlassung und Schadenersatz aus einem Gebrauchsmuster, das später rückwirkend gelöscht worden ist. ("Kindernähmaschinen")

  Orientierungssatz

    (Zur Haftung wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung und Unterlassungsklage)

    1. Wer unberechtigt eine Schutzrechtsverwarnung und/oder eine Unterlassungsklage anstrengt, haftet für Vermögensschäden des Verwarnten oder Beklagten unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den Gewerbebetrieb aus BGB § 823 Abs 1 nach den Grundsätzen der Gefährdungshaftung (Vergleiche BGH, 1951-06-15, I ZR 59/50, BGHZ 2, 387).

    2. Ist das Gebrauchsmuster später rückwirkend gelöscht worden, so ergibt sich schon hieraus die Rechtswidrigkeit der Verwarnung oder Unterlassungsklage (Vergleiche BGH, 1955-07-12, I ZR 141/53, - GRUR 1955, 573).

 BGH, Urt. v. 05.11.1962

 

Tatbestand


    Die Parteien sind Spezialfabriken für die Herstellung von Kindernähmaschinen; sie stehen hierin seit Jahrzehnten in Wettbewerb. Die Klägerin erwirkte am 1. September 1953 die Eintragung des Gebrauchsmusters Nr 1.663.900 für eine solche Maschine mit mehreren Schutzansprüchen. Schutz war danach insbesondere für einen elektrischen Antrieb, namentlich für Niederspannung, sowie für die Anbringung der Antriebselemente unterhalb der Sockelplatte beansprucht.


    Am 2. September 1953 ließ die Klägerin durch Patentanwalt Dr. X die Beklagte auf ihr Gebrauchsmuster hinweisen und ihr mitteilen, sie habe festgestellt, daß die Beklagte es durch Lieferung von Maschinen verletze. Die Beklagte antwortete durch ihren Patentanwalt Y mit einer Bitte um nähere Angaben, worin die Klägerin die Rechtsverletzung erblicke und welches Modell sie beanstande. Daraufhin übersandte die Klägerin am 14. September 1953 Kopien der Eintragungsunterlagen. In seiner Antwort wies Patentanwalt Y darauf hin, der Anspruch 1 werde der Löschung verfallen, wenn dafür nicht eine um einige Jahre ältere Priorität beansprucht werden könne. Daraufhin drohte die Klägerin am 28. September 1953 einen Rechtsstreit an. Die Beklagte erwiderte mit dem Hinweis, die interessierenden Merkmale des Gebrauchsmusters seien in öffentlichen Druckschriften und Katalogen bereits vor dem Anmeldetage bekanntgemacht worden.


    Mit der daraufhin eingereichten Klage beantragte die Klägerin Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Herstellung und des Vertriebes der fraglichen Kindernähmaschinen, die gegen die Ansprüche 1 - 4 des Gebrauchsmusters verstießen, sowie ferner zur Vernichtung und Einziehung der darauf bezüglichen Werbeprospekte und Geschäftsunterlagen, zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz.


    Die Beklagte begehrte Abweisung dieser Klage und stellte alsbald ihrerseits beim Patentamt Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters. Dieser Antrag führte im ersten Rechtszuge zu einer teilweisen, im zweiten Rechtszuge zur völligen Löschung des Gebrauchsmusters. Darauf erklärte die Klägerin, die vorliegende Klage zurückzunehmen; die Beklagte verweigerte jedoch die dazu erforderliche Zustimmung und erhob Widerklage auf Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung. die Klägerin habe sich eines Eingriffs in den Gewerbebetrieb der Beklagten schuldig gemacht. Ihr, der Beklagten, sei zunächst nur übriggeblieben, die beanstandete Produktion einzustellen, weil das Risiko für sie besonders dann zu groß gewesen sei, wenn die Klägerin, was auf Grund ihres früheren Verhaltens in anderen Fällen zu befürchten gewesen sei, ihre vermeintlichen Rechte auch gegenüber Abnehmern der Beklagten geltend gemacht hätte.


    Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte habe den behaupteten Eingriff in ihren Gewerbebetrieb selber aus freien Stücken vorgenommen; ihr, der Klägerin, könne auch kein Verschulden vorgeworfen werden; die sachkundige Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts habe das Gebrauchsmuster mit zwei geänderten Ansprüchen aufrechterhalten; auch der Beschwerdesenat habe lediglich die Erfindungshöhe verneint.


    Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, der Widerklage voll stattgegeben und in den Gründen ausgeführt, daß die Beklagte ein Viertel ihres Schadens wegen mitwirkenden Verschuldens selbst zu tragen habe. Dagegen hat die Klägerin nur wegen der Widerklage Berufung eingelegt, mit der sie deren Abweisung beantragt hat. Das Berufungsgericht hat durch Zwischenurteil die Berufung insoweit zurückgewiesen, als sie sich gegen den Grund des Widerklageanspruchs richtet. Die Revision der Klägerin blieb ohne Erfolg.

 

 

Entscheidungsgründe


    I. Das Berufungsgericht hält den Klageanspruch nach § 823 Abs 1 BGB dem Grunde nach für gerechtfertigt; die Klägerin habe einen rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in den Gewerbebetrieb der Beklagten vorgenommen, durch den dieser ein Schaden entstanden sei; der Schaden sei durch ein Mitverschulden der Beklagten jedenfalls nicht zu mehr als einem Viertel verursacht worden.


    Während das Landgericht schon die Schreiben der Klägerin vom 2., 14. und 28. September 1953 als solche Eingriffe erachtet hatte, hat das Berufungsgericht insoweit Bedenken geäußert; es hat diese Frage aber dahingestellt gelassen, da die Schreiben die Beklagte noch nicht veranlaßt hätten, Herstellung oder Vertrieb der fraglichen Waren zu beschränken; diese Wirkung habe vielmehr erst die Unterlassungsklage selbst gehabt. Diese stelle aber die stärkste Form der Verwarnung und deshalb erst recht einen Eingriff in den Gewerbebetrieb dar, zumal die Unterlassungsklage hier noch mit Anträgen auf Vernichtung bzw Einziehung der zugehörigen Geschäftsunterlagen verbunden gewesen sei. Das Vorbringen der Klägerin, nicht sie, sondern die Beklagte habe durch eigenen, weder durch Täuschung, noch durch Drohung oder Zwang beeinflußten Willensentschluß den Eingriff in ihren Gewerbebetrieb herbeigeführt, hält das Berufungsgericht für unvereinbar mit den Grundsätzen der kausalen Zurechnung; es weist diesem Vorbringen deshalb nur einen Platz im Rahmen des Einwandes mitwirkenden Verschuldens zu. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs bejaht das Berufungsgericht mit dem Hinweis auf die rückwirkende Löschung des Gebrauchsmusters, auf das die Klage gegründet gewesen sei.


    II. Die Revision führt aus, auf das in den Vorinstanzen behandelte Problem der Haftung aus rechtswidriger schuldhafter Schutzrechtsverwarnung komme es für die Entscheidung nicht an, da die drei Schreiben der Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Schaden verursacht hätten. Es gehe deshalb allein um die Frage, ob die Klagepartei schadensersatzpflichtig werde, wenn sie das Gericht unter Darlegung des zutreffenden Sachverhalts um die Entscheidung einer Rechtsfrage bitte. Die Klage unter Darlegung des vollständigen Sachverhalts sei die von der Rechtsordnung vorgesehene Art, rechtliche Zweifel zu klären; die beklagte Partei müsse die Entscheidung abwarten und sei durch die im Verfahren gegebenen Möglichkeiten hinreichend geschützt. Wenn das Reichsgericht in der Erhebung einer Unterlassungs- und Schadensersatz*-klage einen rechtswidrigen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Beklagten gesehen habe (GRUR 1939, 787, 789), so könne diese für den Fall einer veröffentlichten, später aber zurückgewiesenen Patentanmeldung entwickelte Rechtsauffassung jedenfalls für das Gebrauchsmuster nicht übernommen werden, da hier der Verletzungsrichter den rechtlichen Bestand des Schutzrechts uneingeschränkt zu prüfen habe.


    III. Diese Angriffe können im Ergebnis keinen Erfolg haben.


    1. Die Widerklage betrifft die Haftung aus einem unberechtigten, auf die Behauptung eines gewerblichen Schutzrechts gestützten und an den Inhaber eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes gerichteten, ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehrens. Der Fall eines bloßen vorbereitenden Meinungsaustausches über die patent- oder gebrauchsmuster*-rechtliche Lage steht also nicht zur Entscheidung. Zutreffend hat das Berufungsgericht diesen Tatbestand unter dem Gesichtspunkt des Eingriffes in den Gewerbebetrieb im Rahmen des § 823 Abs 1 BGB geprüft. Diese Haftung tritt zwar wegen ihres subsidiären Charakters nur ein, wenn eine andere Rechtsgrundlage nicht gegeben ist und der Zusammenhang der auf dem jeweiligen Rechtsgebiet geltenden Normen ergibt, daß eine Lücke besteht, die mit Hilfe des § 823 Abs 1 BGB geschlossen werden darf (BGHZ 36, 252, 256 - Gründerbildnis; von Caemmerer, Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, Bd II S 49, 90ff). Diese Voraussetzungen sind aber hier gegeben. (Wird ausgeführt).


    2. Die Schutzrechtsverwarnung des nur vermeintlich Berechtigten stellt an sich nur einen Fall des unberechtigten Leistungsbegehrens dar. Die dadurch bewirkte Leistung kann im allgemeinen, auch wenn der Fordernde mit einer Scheinrechtsstellung ausgestattet ist, nur als ungerechtfertigte Bereicherung zurückgefordert werden (BGHZ 36, 18, 20; so auch RG BlPMZ 1903, 229, 230 für den Fall einer Zahlung auf Grund nichtbestehenden gewerblichen Schutzrechts). Im Regelfall kann daher Schadensersatz nur unter den Voraussetzungen der §§ 823 Abs 2, 826 BGB gefordert werden, und nur Besonderheiten des Tatbestandes können eine Ausnahme rechtfertigen. Solche sind aber bei der auf Unterlassung gerichteten Schutzrechtsverwarnung dann gegeben, wenn sie sich an den Inhaber eines Gewerbebetriebes richtet. Entscheidend sind insoweit die einschneidenden Wirkungen, die ein solches Unterlassungsbegehren für den Inhaber eines Gewerbebetriebes in aller Regel zur Folge hat; diese Wirkungen gehen über die Folgen, denen der zu Unrecht als Schuldner in Anspruch Genommene im allgemeinen ausgesetzt ist, wesentlich hinaus und könnten durch einen Bereicherungsanspruch schon deshalb nicht angemessen ausgeglichen werden, weil regelmäßig nicht nachgewiesen werden könnte, daß gerade dem Verwarner dasjenige zugeflossen ist, was dem Verwarnten infolge der Verwarnung entzogen worden ist. Die Schutzrechtsverwarnung stellt den Verwarnten insbesondere vor die Frage, ob der Herstellung bzw Vertrieb der umstrittenen Erzeugnisse fortsetzen soll; dabei stößt die Beurteilung der patentrechtlichen Lage fast immer auf beträchtliche Schwierigkeiten, deren Überwindung Zeit fordert. Andererseits haftet der Verwarnte, wenn er seinen Betrieb insoweit ungeachtet der Verwarnung fortsetzt, nach einem durch die Besonderheiten der Verhältnisse gebotenen, in der Rechtsprechung schon des Reichsgerichts von jeher angelegten scharfen Verschuldensmaßstabe; vor allem hat er aber Schadensersatz nach einem besonderen Maß zu leisten: er haftet nach Wahl des Verletzten auf Herausgabe des von ihm erzielten Gewinnes auch dann, wenn der Verletzte diesen nicht hätte machen können (RGZ 70, 249, 251). Namentlich diese letztgenannte, gewohnheitsrechtlich begründete Schadensberechnung stellt den Verwarnten in diesen Fällen in ganz anderer Weise als sonst einen zu Unrecht als Schuldner in Anspruch Genommenen vor die Frage, ob er dem Unterlassungsbegehren Folge leisten soll; sie nötigt ihn zu einem weitreichenden, unmittelbar die Fortsetzung des Betriebes im ganzen oder auf einem Teilgebiete betreffenden Entschluß. Diese besonderen Umstände haben zu der Forderung nach einer Gefährdungshaftung des Verwarners entsprechend §§ 945, 717 Abs 2 ZPO geführt. Geht diese Forderung auch zu weit, weil ein derartiges Risiko die Inhaber auch wohlbegründeter gewerblicher Schutzrechte von der Wahrnehmung ihrer Rechte abhalten könnte (RG GRUR 1939, 787, 789), so läßt die ernstliche Erwägung dieses Gedankens doch erkennen, daß dem schutzwürdigen Interesse des zu Unrecht Verwarnten in diesen Fällen durch eine bloße Bereicherungshaftung und durch eine Haftung nach §§ 823 Abs 2, 826 BGB, § 1 UWG nicht hinreichend Rechnung getragen werden könnte. Nach alledem muß an der ständigen bisherigen Rechtsprechung festgehalten werden, in der das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gerade wegen der Besonderheiten der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung entwickelt worden ist (RGZ 58, 24, 29; vgl die Nachweisungen bei BGB-RGRK, 11. Aufl, Anm 27 zu § 823 BGB; von Caemmerer aaO S 84), und die der erkennende Senat übernommen hat (BGHZ 2, 387, 393 - Mülltonnen; BGHZ 13, 210, 216 = GRUR 1954, 391, 393 - Prallmühle I).


    3. Die von der Revision geleugnete Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Klägerin ergibt sich grundsätzlich aus der Rückwirkung der Gebrauchsmusterlöschung (RG GRUR 1934, 666 667; BGH GRUR 1955, 573, 574). Es kommt hierfür nicht darauf an, ob der Verwarner in gutem Glauben an den Bestand des Rechts gehandelt hat. Auch die von der Revision angeführte Entscheidung des II. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 6. März 1931 (GRUR 1931, 640, 641) geht hiervon aus. Lediglich in der vorangegangenen, vereinzelt gebliebenen Entscheidung desselben Senats vom 16. Mai 1930 (MuW 1930, 441, 443) war abweichend auf den guten Glauben abgestellt und zur Begründung auf den inzwischen außer Kraft getretenen § 35 PatG verwiesen worden, der die Ersatzhaftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkte. Diese Ansicht ist aber alsbald in Übereinstimmung mit der früheren ständigen Rechtsprechung wieder aufgegeben worden (RGZ 141, 336, 338; RG GRUR 1942, 54, 55; vgl auch Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichen*-recht, 8. Aufl Anm 8 zu § 14 UWG; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichen*-recht, 3. Aufl Kap 97, S 726). Folgerichtig hat die Rechtsprechung dem objektiv zu Unrecht Verwarnten auch stets den im gewerblichen Rechtsschutz unentbehrlichen Unterlassungsanspruch gegen weitere Verwarnungen ohne Rücksicht darauf gewährt, ob der Verwarner selbst nach sorgfältigster Prüfung von der Berechtigung seines eigenen Rechtsstandpunktes überzeugt sein durfte (RG GRUR 1936, 100, 102 re Sp; RG MuW 1940, 161, 162, 164; RG GRUR 1942, 54, 55). Die Ausführungen der Revision geben keinen Anlaß, hiervon abzugehen. Für den Bereich der gewerblichen Schutzrechte gebietet schon die große praktische Bedeutung der vorbeugenden Unterlassungsklage gegenüber Schutzrechtsverwarnungen, die Frage der Rechtswidrigkeit weiterhin nach objektiven Gesichtspunkten zu beantworten.


    Auch für die Rechtswidrigkeit der auf ein vermeintliches Schutzrecht geschützten Klage kann nichts anderes gelten, als für die der außerhalb eines Rechtsstreits erklärten Verwarnung (Baur, JZ 1962, 95). Einer unterschiedlichen Behandlung stehen schon zwingende praktische Gründe entgegen; wer sofort klagt, kann rechtlich nicht besser gestellt werden, als wer zur Klärung der Sach- und Rechts*-lage zuvor verwarnt. Die außerprozessuale Verwarnung bildet gerade wegen ihrer klärenden, streitvermeidenden Bedeutung einen unentbehrlichen, besonders wichtigen Bestandteil des Rechtslebens auf dem Gebiete der gewerblichen Schutzrechte (vgl Dietze, Mitt 1960, 101ff; Reimer, Mitt 1960, 107; Zeller, Gebrauchsmusterrecht 1952, S 424). Würde man den Schutzrechtsinhaber bei sofortiger Klageerhebung von der Ersatzpflicht nach § 823 Abs 1 BGB freistellen, so müßte eine solche unbegründete Bevorzugung den Rechtsfrieden gefährden und zu einer untragbaren Rechtsunsicherheit auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes führen. Überdies erhält die Verwarnung in aller Regel ihre Bedeutung und Wirkung nur durch die hinter ihr stehende Möglichkeit der Unterlassungsklage; auch deshalb kann nicht die Verwarnung als rechtswidrig, die entsprechende Klage dagegen als rechtmäßig angesehen werden. Folgt der Verwarnung die entsprechende Klage, so wäre es deshalb auch kaum möglich, eine einigermaßen sichere Feststellung dahin zu treffen, die Verwarnung, nicht aber die Klage habe die Betriebseinstellung verursacht.


    Auch der von der Revision in anderem Zusammenhang vorgetragene, an sich zutreffende Gedanke, daß der Verwarnte seine Rechtsstellung verteidigen müsse und nicht voreilig nachgeben dürfe, führt zu demselben Ergebnis; er unterstreicht die Notwendigkeit, denjenigen Verwarnten, der sich nicht schon der Verwarnung, sondern - wie hier der Beklagte - erst der Klageerhebung beugt, nicht schlechter zu stellen, soweit der Anspruch auf Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung in Betracht kommt.


    Der von der Revision geltend gemachte Grundsatz, daß niemand durch die wahrheitsgemäß - gemeint ist offenbar: nur subjektiv wahrhaftig, objektiv aber unzutreffend - begründete Bitte um Rechtsschutz rechtswidrig handeln könne, trifft zwar aus den für die außerhalb des Rechtsstreits erklärte Verwarnung dargelegten Gründen an sich zu. So hat der Bundesgerichtshof in einem unberechtigten Rückerstattungsverlangen keinen widerrechtlichen Eingriff in den Gewerbebetrieb gesehen, dieses Ergebnis allerdings mit der Verneinung der Unmittelbarkeit des Eingriffs gewonnen (LM Nr 4 zu BGB § 823 (Da)); auch ist angenommen worden, daß in der Erhebung einer Feststellungsklage keine verbotene Eigenmacht oder sonstige Rechtsverletzung liege (BGHZ 20, 169, 171); für den Fall des unbegründeten Konkursantrages ist schließlich allgemeiner ausgesprochen worden, daß dadurch, wie im Falle der unbegründeten Klage, das Recht am eingerichteten Gewerbebetrieb nicht verletzt werde (BGHZ 36, 18, 20 = JZ 1962, 94). In allen diesen Fällen ist jedoch die Interessenlage aus den bereits unter 2) dargelegten Gründen völlig anders als bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung und der ihr entsprechenden Unterlassungsklage.


    Nach alledem hält der Senat an der Rechtsprechung des Reichsgerichts fest, die den Fall der Klageerhebung mit der vorherigen Verwarnung gleichgestellt hat (RG GRUR 1939, 787, 789; ebenso Baur aaO; Staudinger/Werner, BGB 10./11. Aufl, Vorbem 89 zu §§ 275 - 292, S 323 oben).