Nach § 14 MarkenG ist es jedem untersagt ohne Zustimmung des Markeninhabers dessen Marke für die gleiche Art von Produkten zu verwenden. Zugleich regelt § 6 UWG die Voraussetzungen, unter denen vergleichende Werbung (auch unter Verwendung fremder Marken) zulässig ist. Dieses Spannungsverhältnis hat den BGH (I ZR 167/13 - Staubsaugerbeutel im Internet) dazu bewogen zu entscheiden, dass der Markeninhaberin nicht berechtigt, einem Dritten die Benutzung eines mit ihrer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn die Werbung im Einklang mit § 6 UWG steht.

 

Grundlage hierfür ist, dass zwar die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, eine Benutzung für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden darstellt, aber nach § 6 UWG vergleichende Werbung grundsätzlich erlaubt ist.

Die vergleichende Werbung stellt ein zulässiges Mittel zur Unterrichtung der Verbraucher über Eigenschaften und Vorteile einer Ware oder Dienstleistung dar, wenn sie wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften der in die Gegenüberstellung einbezogenen konkurrierenden Produkte vergleicht und nicht irreführend ist. Dabei kann es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.

Ein Verstoß gegen das Markenrecht und zugleich gegen das Wettbewerbsrecht liegt also nur vor, wenn die vergleichende Werbung mit der Verwendung der Marke

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht,

oder

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist,

oder

3. zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

oder

4. den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

oder

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft

oder

6. eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.

Es müssen also immer über die Nennung des Kennzeichens hinaus zusätzliche unlautere Umstände hinzukommen. Soweit aber keines der Unlauterkeitsmerkmale des § 6 Abs. 2 UWG vorliegt, ist eine vergleichende Werbung markenrechtlich zulässig.

Im konkreten Fall vor dem BGH (Staubsaugerbeutel im Internet) ging es darum, dass die Bezeichnung "Swirl" im Rahmen einer Produktauflistung verwendet wurde. Das Gericht entschied, dass hier zwar der Ruf der Marke sich zunutze gemacht wurde, aber eben nicht in unlauterer Weise. Das Gericht führte hierzu aus, dass zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens dessen Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt, eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich sei, wobei insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft des Zeichens, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der betroffenen Produkte und der Grad ihrer Nähe sowie die möglicherweise bestehende Gefahr der Verwässerung oder Verunglimpfung des Zeichens zu berücksichtigen sind. Die Verwendung eines Zeichens, das einem bekannten Zeichen ähnlich ist, nutzt dessen Ruf in unlauterer Weise aus, wenn dadurch versucht wird, sich in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers dieses Zeichens zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Image dieses Zeichens ohne finanzielle Gegenleistung auszunutzen. Die Feststellung einer solchen Unlauterkeit erfordert daher die Abwägung zwischen den Interessen des Werbenden, des betroffenen Mitbewerbers und der Verbraucher, bei der die legitime Funktion der vergleichenden Werbung, die Verbraucher objektiv zu informieren, und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind.

Danach ist eine unlautere Rufausnutzung regelmäßig zu verneinen, wenn auf Artikelnummern von Produkten der Mitbewerber hingewiesen wird, weil sich ohne diese ein Vergleich schwerlich in der gebotenen Weise durchführen lassen wird. Dasselbe gilt, wenn Bestellnummern von Mitbewerbern vollständig oder in ihrem Kern übernommen werden und hierauf in der Werbung hingewiesen wird, weil andernfalls diese Bestellnummern anhand von Vergleichslisten herausgesucht werden müssten und hierdurch der Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher und des Werbenden unangemessen erschwert würde. Es wurde sogar für zulässig gehalten, dass ein Hersteller von Tintenpatronen bei Vergleichen seiner Erzeugnisse mit den Tintenpatronen eines Wettbewerbers die von diesem zur Bezeichnung seiner Patronen gewählten Bildmotive verwendet. Und dies kann schließlich dazu führen, dass durch die Verwendung der Marke des Mitbewerbers im Rahmen der vergleichenden Werbung auch eine entsprechende Platzierung des Internetangebote innerhalb der Suchergebnisse einer Suchmaschine erfolgt (und nicht nur im Rahmen eines Anzeigenblocks).

Fazit: Die Verwendung einer fremden Marke in einem Internet-Verkaufsangebot, um Kunden, die sich einer Suchmaschine bedienen, auf das Produkt eines Wettbewerbers aufmerksam zu machen, stellt für sich allein noch keine unlautere Rufausnutzung dar. 

Es bleibt nun abzuwarten, ob die Zahl der Verwendung von fremden Marken im Rahmen der vergleichenden Werbung nun zunimmt. Ab wann eine Unlauterkeit vorliegt, wird sicherlich zwischen dem Werbetreibenden und dem Markeninhaber unterschiedlich bewertet werden. Ein interessantes Spannungsfeld, das auf Grund der Öffentlichkeit von Werbung zu Glück auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.